Optar por el registro de una marca débil puede suponer riesgos para su negocio. La potencia de una marca es directamente proporcional a la exigibilidad de los derechos del titular. En este contexto, «fuerte» denota singularidad, mientras que «débil» se refiere a una marca genérica que no logra crear una asociación inmediata con la empresa o sus productos entre los consumidores.
El 23 de enero de 2020, la Junta de Juicios y Apelaciones de Marcas Revocó una denegación de probabilidad de confusión basada en que las dos marcas comerciales eran lo suficientemente diferentes. Un solicitante de marca tenía la intención de registrar la marca «ANTARCTICA MARATHON» en el Registro Principal de servicios de viajes. El solicitante se basó en el artículo 2.f) de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio para demostrar el carácter distintivo adquirido. Sin embargo, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos determinó que la marca «MARATÓN DE HIELO ANTÁRTICO Y 100K» era muy probable que causara confusión y emitió un rechazo.
La Junta de Juicios y Apelaciones en materia de Marcas basó su decisión de revocar la denegación en el hecho de que los términos compartidos por las dos marcas eran considerablemente débiles en relación con los servicios ofrecidos. El propietario de la marca «ANTARCTIC ICE MARATHON & 100K» tuvo que renunciar a ambos términos porque uno se refiere a la ubicación del evento y el otro se refiere al tipo de evento: una carrera. La fuerza de las marcas en conflicto, o la falta de ella, desempeñó un papel importante en este caso.
Cuando dos marcas comparten términos que son meramente descriptivos, cualquier adición a una de las marcas suele ser suficiente para evitar el riesgo de confusión. ¿Por qué? Porque es muy poco probable que los consumidores perciban los términos genéricos o descriptivos como indicadores de la procedencia de un producto o servicio, y las diferencias entre dos marcas similares pueden ser suficientes para evitar confusiones. En otras palabras, si el público no confía en los términos genéricos o descriptivos compartidos para identificar las empresas, cualquier término adicional en las marcas diferenciará las dos fuentes. Dado que «ANTARCTIC ICE MARATHON & 100K» contiene términos altamente descriptivos y genéricos, el alcance de la protección legal de la marca es considerablemente limitado. La Junta de Apelación determinó que la marca «ANTARCTICA MARATHON» no estaba comprendida en ese ámbito de aplicación. Por lo tanto, no había riesgo de confusión.
En cuanto a los servicios, las pruebas indicaban la existencia de terceros que prestaban el mismo tipo de servicios. Además, la demandante reveló que su actividad también ofrecía servicios relacionados con carreras de maratón. La Junta de Juicios y Apelaciones de Marcas determinó que los servicios estaban relacionados y eran complementarios, lo que reforzó el argumento de la probabilidad de confusión. A pesar de la alegación de la demandante de que determinados factores de du Pont favorecían la inexistencia de riesgo de confusión, la sala de apelación no estuvo de acuerdo, afirmando que estos factores no desempeñaban un papel importante en el análisis.
En conclusión, la Junta encontró diferencias entre las dos marcas no sólo en la vista, el sonido y el significado, sino también en la impresión comercial. Se planteó el argumento de que un solo factor Du Pont podría ser determinante.
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